Postępowanie w sprawie wygaśnięcia znaku towarowego Unii Europejskiej
W dniu 11 stycznia 2019 r. Urząd Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (EUIPO) orzekł o podtrzymaniu wniosku złożonego przez Supermac’s (Holdings) Limited z siedzibą w Galway w Irlandii przeciwko McDonald’s International Property Company Limited z siedzibą Wilmington o uchylenie rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej „BIG MAC”, pod numerem 62 638 „BIG MAC” (stanowiącego znak słowny, dalej jako znak towarowy lub znak towarowy Unii Europejskiej), co w konsekwencji oznacza cofnięcie ochrony udzielonej znakowi towarowemu poprzez stwierdzenie jego wygaśnięcia.
Supermac argumentował, że znak towarowy Unii Europejskiej „BIG MAC” nie był przez McDonald’s rzeczywiście używany w terminie 5 pięciu lat następujących po rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej w związku z zakresem objętym rejestracją jako znak towarowy Unii Europejskiej. Ze względu na okoliczność, że znak towarowy Unii Europejskiej „BIG MAC” został zarejestrowany 22 grudnia 1998 r., a wniosek o uchylenie został złożony w dniu 11 kwietnia 2017 r., żeby utrzymać udzieloną ochronę znaku towarowego McDonald’s był zobowiązany wykazać w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o uchylenie rzeczywiste użytkowanie znaku towarowego.
Rzeczywiste używanie znaku towarowego występuje, w przypadku gdy znak towarowy jest faktycznie użytkowany na rynku zarejestrowanego produktu i usług. Rzeczywistego używania nie stanowi ani symboliczne używanie znaku towarowego w celu zachowania praw przyznanych przez znak ani korzystanie do użytku wewnętrznego.
W postępowaniu o uchylenie rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej, to na właścicielu znaku (na gruncie niniejszej sprawy McDonald’s) spoczywa ciężar wykazania miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego. Omawiane przesłanki mają charakter kumulatywny, co oznacza, że niewykazanie choć jednej z nich czyni postępowanie dowodowe w zakresie pozostałych zbędnym.
Ocena materiału dowodowego
Orzekając w sprawie, EUIPO stwierdził, że materiał dowodowy przedłożony przez McDonald’s jest niewystarczający do tego, aby wykazać rzeczywiste używanie znaku towarowego Unii Europejskiej „BIG MAC”, ze względu brak wykazania zakresu używania znaku towarowego.
W pierwszej kolejności EUIPO wskazał, że pisemne oświadczenia złożone przez przedstawicieli McDonald’s przedłożone na okoliczność sprzedanej liczby kanapek są niewystarczające, bowiem jako materiał dowody pochodzący od samej strony zainteresowanej lub jej pracowników, mają co do zasady mniejszą wagę dowodową niż materiał dowodowy pochodzący niezależnie od stron, a tym samym ich wartość dowodową można ocenić jedynie w świetle pozostałych dowodów.
Następnie EUIPO wskazał, że wydruki stron internetowych McDonald’s dowodzą istotnie charakteru użytkowania, ale nie jest możliwe stwierdzenie związku pomiędzy prowadzonymi przez McDonald’s stronami internetowymi a ewentualną liczbą oferowanych lub sprzedanych kanapek, w przypadku gdy McDonald’s nie przedstawił choćby liczby odwiedzin strony czy dokumentacji zamówień. Przedłożony materiał dowodowy w postaci wydruków stron internetowych nie pozwala natomiast stwierdzić, czy możliwe było zakupienie lub zamówienie kanapki przez stronę internetową, co sprawia że przesłanki czasu, miejsca oraz zakresu korzystania wciąż pozostają nienależycie wykazane.
Podobnie EUIPO ocenił przedstawione przez McDonald’s broszury, opakowania oraz wydruki materiałów promocyjnych. EUIPO podkreślił, że McDonald’s nie przedłożył dowodów na okoliczność, że materiały te były rozpowszechniane i prowadziły do sprzedaży kanapek. Podobnie jak w przypadku wydruków witryn internetowych, nie przedłożono dowodów obrazujących liczbę sprzedanych kanapek (choćby liczbę zużytych opakowań w związku ze sprzedażą produktów).
Odnosząc się do wydruków ze strony internetowej en.wikipedia.org zawierających informacje o hamburgerze „Big Mac”, jego historii, składzie, wartości odżywczej w różnych krajach EUIPO zwrócił uwagę na okoliczność, że wpisów w Wikipedii nie należy traktować jako niezawodne źródło informacji, jako że ich treść może być zmieniana przez użytkowników Wikipedii. Mogłyby one zostać uznane za istotne dla rozstrzygnięcia sprawy jedynie w przypadku, gdy zostaną wzmocnione odmiennymi niezależnymi i konkretnymi dowodami.
Rozstrzygnięcie EUIPO
Ostatecznie EUIPO rozstrzygnął, że przedłożony przez właściciela znaku towarowego materiał dowodowy nie uzasadnia stwierdzenia, bez stosowania domniemań czy zakładania występowania prawdopodobieństwa okoliczności świadczących o tym, że znak towarowy był rzeczywiście użytkowany w związku z objętym nim produktami i usługami.
Przedłożony przez McDonald’s materiał dowodowy w ocenie EUIPO okazał się niewystarczający, aby wykazać przesłankę zakresu użytkowania znaku towarowego, będącą niezbędnym elementem dowiedzenia rzeczywistego użytkowania. Jako, że przesłanki miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego mają charakter kumulatywny, to niewykazanie choć jednej z nich czyni postępowanie dowodowe w zakresie pozostałych zbędnym.
W konsekwencji wniosek o uchylenie rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej „BIG MAC”, pod numerem 62 638 „BIG MAC” (stanowiącego znak słowny) okazał się całkowicie zasadny, a sporny znak towarowy utracił ochronę w całkowitym zakresie.
Autor:
Michał Skwarek – aplikant radcowski w Departamencie Prawnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
