Impossible is nothing – Adidas przegrywa spór o znak towarowy stanowiący trzy równoległe paski

W dniu 19 czerwca 2019 r., wyrokiem wydanym pod sygn. akt T-307/17Sąd (Unii Europejskiej) oddalił skargę adidas AG na utrzymanie w mocy unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego spółki Adidas składającego się z trzech równoległych pasków nałożonych na produkt w dowolnym kierunku.

Spółka nie zdołała wykazać, że w sprawie doszło do naruszenia tzw. „prawa dozwolonych wariantów”, ani że znak ten uzyskał na całym obszarze Unii charakter odróżniający wśród odbiorców w następstwie jego używania.

Trzy równoległe paski w dowolnym kierunku, czyli o co toczył się spór

W dniu 24 maja 2014 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarejestrował na rzecz spółki adidas AG z siedzibą w Herzogenaurach w Niemczech (dalej jako „Adidas” lub „Skarżąca”) unijny znak towarowy należący do klasy 25 w klasyfikacji Nicejskiej, tj. jako znak towarowy dla odzieży, obuwia i nakryć głowy.

W zgłoszeniu Skarżąca wskazała, że znak towarowy składa się z trzech równoległych pasków w jednakowej odległości od siebie, o tej samej szerokości, nałożonych na produkt w dowolnym kierunku.

Znak towarowy zobrazowany w sposób następujący:

W dniu 16 grudnia Shoe Branding Europe BVBA z siedzibą w Oudenaarde w Belgii, wystąpił z wnioskiem o unieważnienie prawa do znaku.

W dniu 30 czerwca 2016 r. Wydział Unieważnień uwzględnił wniosek o unieważnienie prawa do znaku złożony przez interwenienta na tej podstawie, że rozpatrywany znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego, zarówno samoistnego, jak i uzyskanego w następstwie używania.

W dniu 18 sierpnia 2016 r. Skarżąca wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień. Marka Adidas nie podważała jednak braku samoistnego charakteru odróżniającego rozpatrywanego znaku towarowego, natomiast podnosiła, że ten znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie jego używania na terenie Unii.

Decyzją z dnia 7 marca 2017 r., Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie, na którą to decyzję Adidas wniósł skargę do Sądu.

Adidas zarzucił decyzji EUIPO, że niezasadnie nie uwzględniła ona dowodów przez nich przedłożonych, błędnie powołując się na okoliczność, że dotyczyły one oznaczeń innych niż znak towarowy będący przedmiotem postępowania (poniżej znajdują się przykładowe dowody przedłożone przez Adidas w postępowaniu przed EUIPO). 

Zdaniem Adidas EUIPO także błędnie zinterpretowało znak towarowy oraz błędnie zastosowało tzw. „prawo dozwolonych wariantów”. Ponadto, marka Adidas zarzuciła EUIPO przeprowadzenie błędnej oceny w zakresie nieuzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania go w Unii.

Fot. Ilustracja materiałów dowodowych przedłożonych przez Adidas w sporze o znak towarowy

Uważaj na to, co zgłaszasz

Na zgłaszającym do zarejestrowania znak towarowy ciąży obowiązek przedłożenia przedstawienia graficznego znaku towarowego odpowiadającego dokładnie przedmiotowi ochrony jaką zamierza uzyskać. 

Dochowanie tego obowiązku jest o tyle istotne, że wskutek zarejestrowania znaku towarowego, jego właściciel nie może dochodzić ochrony szerszej niż ochrona przyznana przez to przedstawienie graficzne.

Skarżąca natomiast podniosła zarzut błędnej interpretacji znaku towarowego przez EUIPO i podkreślała, że EUIPO winno było uznać znak towarowy rozpatrywany w niniejszej sprawie za „motyw zdobniczy”, który można odtworzyć w różnych wymiarach i proporcjach w zależności od towarów, na których zostaje naniesiony. Zdaniem Skarżącej znak towarowy stanowiąc „motyw zdobniczy” mógł w pewnym zakresie odbiegać w swej rzeczywistej formie od formy zgłoszonej jako znak towarowy. 

Sąd nie podzielił argumentacji podniesionej przez Skarżącą, wskazując że rejestracja znaku towarowego i zakres udzielonej ochrony następuje wyłącznie na podstawie i w granicach zgłoszenia znaku do rejestracji dokonanego w EUIPO przez wnioskodawcę. Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie interpretacja dokonana przez EUIPO wiernie odpowiada znakowi graficznemu, tj. stanowi trzy równoległe czarne paski i dwa białe paski oddzielające te paski.

W konsekwencji szczególną uwagę należy poświęcić przedstawieniu graficznemu znaku towarowego bowiem może się okazać, że rzeczywisty a zamierzony zakres ochrony mogą odbiegać od pierwotnych założeń. Lepiej więc uważać na to co zgłaszamy, bo możemy dostać właśnie taki zakres i przedmiot ochrony.

Prawo dozwolonych, ale nie dowolnych wariantów

Prawo dozwolonych wariantów stanowi regułę, zgodnie z którą dozwolone jest używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku towarowego. Różniące się elementy nie mogą jednak odbiegać od znaku w postaci w jakiej został zarejestrowany, a więc dozwolone są pewne modyfikacje przedstawienia znaku towarowego, ale tylko w takim zakresie w jakim odróżniający charakter znaku towarowego pozostaje bez zmian.

Sąd podzielił stanowisko EUIPO zgodnie z którym ze względu na skrajną prostotę rozpatrywanego znaku towarowego nawet niewielka modyfikacja znaku może skutkować znaczącą zmianą cech znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany i nie będzie możliwe uznanie jej jako równoważnej z postacią zarejestrowaną.

Sąd podkreślił, że skrajna prostota rozpatrywanego znaku towarowego powoduje, że nie sposób uznać aby odwrócenie schematu kolorów, nawet przy zachowaniu silnego kontrastu między trzema paskami a tłem, stanowiło nieznaczną zmianę w stosunku do zarejestrowanej postaci rozpatrywanego znaku towarowego.

W konsekwencji Sąd zwrócił uwagę na to, że niektóre ilustracje przedstawione przez Skarżącą ukazują oznaczenia obejmujące dwa równoległe czarne pasy kontrastujące z białym tłem, co wskazuje na używanie rozpatrywanego znaku towarowego w postaciach, w których schemat kolorów jest odwrócony. W rezultacie nie mają one znaczenia dla zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, bowiem przedstawiają istotnie różny od zarejestrowanego znak graficzny.

Choć Skarżąca przedłożyła także ilustracje ukazujące strój opatrzony znakiem towarowym składającym się z trzech pasków, to jednak były one nachylone pod kątem różniącym się od kąta charakterystycznego dla rozpatrywanego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci, wobec czego Sąd finalnie orzekł, że ilustracje odnosiły się do oznaczeń innych niż rozpatrywany znak towarowy.

Z powyższych względów Sąd stwierdził, że Skarżąca bezpodstawnie powołała się na naruszenie „prawa dozwolonych wariantów”.

Rozpoznawalność w części państw członkowskich nie świadczy o charakterze odróżniającym w całej Unii

Znak towarowy Unii Europejskiej ma charakter jednolity. Oznacza to, że aby zostać dopuszczonym do rejestracji, znak musi posiadać samoistny charakter odróżniający lub uzyskany w następstwie używania w całej Unii.

Sąd podkreślił, że w celu wykazania, że rozpatrywany znak uzyskał charakter odróżniający adekwatne są jedynie te dowody, które ukazują rozpatrywany znak towarowy w jego zarejestrowanej postaci lub w postaciach co do zasady równoważnych. Wykluczone zatem jest używanie postaci znaku charakteryzujących się odwróceniem schematu kolorów lub niezachowaniem innych zasadnych cech znaku towarowego.

Ponadto, przedstawione dowody powinny umożliwić wykazanie uzyskania odróżniającego charakter we wszystkich państwach członkowskich Unii, a przedłożone przez Skarżącą badania przeprowadzono tylko w pięciu państwach członkowskich i obejmują jedynie część terytorium Unii. W ocenie Sądu wyników badań nie można ekstrapolować na wszystkie państwa członkowskie ani uzupełnić i potwierdzić ich w państwach członkowskich nieobjętych badaniami.

Sąd nie podzielił więc argumentacji stojącej za zarzutem błędnego przeprowadzenia przez EUIPO oceny w zakresie nieuzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania go w Unii, a Skarżący nie wykazał, że znak towarowy nabrał odróżniającego go charakteru w następstwie używania go w całej Unii.

Dawid ponownie pokonał Goliata

Choć w niniejszej sprawie Skarżąca może się jeszcze odwołać to Trybunału Sprawiedliwości, a więc spór nie został rozstrzygnięty prawomocnie, to z dotychczasowego przebiegu postępowania wynika parę istotnych uwag.

Adidas to kolejny z biznesowych Goliatów, który wskutek niewystarczającego czy wręcz nieadekwatnego przedłożonego materiału dowodowego, nie był w stanie dowieść używania jednego ze swych znaków towarowych Unii Europejskiej w zakresie objętym ochroną i ją utracił wskutek przegrania sporu z mniejszymi podmiotem.

Podobnym trudnościom nie sprostał także McDonald’s w sprawie dotyczącej ochrony znaku towarowego Unii Europejskiej BIG MAC, (co opisaliśmy tutaj) , finalnie tracąc przysługującą mu ochronę.

Końcowo, wskazać należy, że warto poświęcać szczególną uwagę zgłoszeniom rejestracyjnym, gdyż na zgłaszającym znak towarowy do zarejestrowania ciąży obowiązek przedłożenia przedstawienia graficznego znaku towarowego odpowiadającego dokładnie przedmiotowi ochrony jaką zamierza uzyskać. 

Powyższe jest istotne w kontekście korzystania z prawa dozwolonych wariantów, zgodnie z którym dozwolone jest używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które jednak nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku towarowego. W przypadku niektórych znaków, taką zmianę może stanowić choćby odwrócenie schematu kolorystycznego znaku, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie.